В российском законодательстве отсутствуют нормы о свободном использовании товарных знаков третьими лицами без согласия правообладателей. Поэтому имеет смысл обратиться к уже сложившимся подходам, сформированным в законодательстве и судебной практике США (trademark fair use — доктрина добросовестного использования). Также проанализируем российскую судебную практику на предмет наличия аналогичных случаев признания или отрицания возможности свободного использования товарных знаков третьими лицами.
Первые подходы к свободному использованию товарных знаков возникли в законодательстве и судебной практике США. В соответствии c законодательством США (Lanham act, § 33(b)(4))1 допускается использование товарных знаков третьими лицами в описательных целях (descriptive use)2. Доктрина свободного использования товарных знаков в описательных целях заключается в том, что слово в одном случае может использоваться как описательный термин или нарицательное существительное, а в другом случае обладать различительной способностью для определенных видов товаров [1]. В таком подходе отражаются ограничения исключительного права на товарный знак в части описательного значения слова, но при этом являющегося охраноспособным в силу второго или третьего значения слова, используемого в товарном знаке. Очевидно, что в силу регистрации товарного знака зарегистрированное слово не теряет своего описательного значения и его использование в письменной речи не может быть ограничено правообладателем словесного товарного знака.
Поэтому в судебной практике США использование товарных знаков в описательных целях не является нарушением исключительного права при соблюдении трех условий. Используемое слово или выражение:
- не индивидуализирует товар, то есть не используется в качестве товарного знака;
- используется добросовестно;
- используется только для описания своего товара или услуги.
В таком случае используемое слово или выражение не играет роль товарного знака, а является характеристикой товара.
В деле Zatarain’s, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ответчик использовал на упаковках панировки для жарки выражение Fish fry, сходное до степени смешения с товарным знаком истца Fish-Fri, зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал, что обозначение истца является охраняемым, но отклонил иск по следующему основанию: товарный знак используется для описания товара, а не целей индивидуализации, и не в значении, заложенном в товарный знак.3
Поскольку довод об использовании товарного знака в описательных целях применяется для защиты от иска о незаконном использовании товарного знака, в судебной практике возник вопрос о необходимости доказывания ответчиком отсутствия вероятности смешения [2]. Данный спор был разрешен в 2004 году в деле K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., в котором Верховный суд США постановил, что бремя доказывания отсутствия вероятности смешения не возлагается на ответчика. Кроме того также возлагается на правообладателя, поскольку именно он принял решение идентифицировать свой товар словом, имеющим известное описательное значение в языке.
Другим классическим примером судебного подхода к свободному использованию товарных знаков является номинативное использование (nominative use). Впервые критерий номинативного использования был введен в 1992 г. в деле New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.4, в котором ответчики использовали название популярной музыкальной группы New Kids on the Block, которое также являлось товарным знаком, для проведения социологического опроса о популярности группы, что невозможно без упоминания названия.
Для установления номинативного использования и отсутствия смешения товаров или услуг на рынке были сформулированы 3 критерия.
- Товар или услуга не могут быть однозначно идентифицированы без использования товарного знака.
- Товарный знак используется только в том объеме, в котором он необходим для идентификации товара или услуги.
- Ответчик не должен предпринимать каких-либо действий, которые создают впечатление о наличии связи с правообладателем в виде спонсорства или согласия правообладателя на такое размещение товарного знака.
Таким образом, номинативное использование товарного знака предполагает упоминание товара; непосредственно обращение; ссылку на товар, маркированный товарным знаком в новостной статье; комментарии.
К разновидности номинативного использования относится сравнительная реклама (comparative advertising) — сравнение собственного товара с другим товаром путем указания на товарный знак.
Первым известным делом о сравнительной рекламе с использованием товарного знака является дело 1910 года (Saxlehner v. Wagner). В нем ответчик публично заявлял, что производит минеральную воду, аналогичную товару истца. Верховный суд США разрешил использовать товарный знак истца с целью обращения к товару конкурента и добросовестного сравнения товара ответчика с аналогичным товаром истца.
Такое сравнение в рекламе считается допустимым до тех пор, пока оно не является ложным, не наносит вред деловой репутации правообладателя или не «размывает» товарный знак (dilution) [3].
Поэтому сравнительная реклама должна соответствовать как номинативному использованию товарного знака, так и нормам, регулирующим добросовестную рекламу [4].
Пародирование товарных знаков (trademark parody) — такое использование товарных знаков, в котором они должен восприниматься потребителями в качестве шутки.
К одному из наиболее известных дел о пародировании товарных знаков относится дело Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc5. В рамках обстоятельств дела компания-производитель кукол Barbie обратилась с иском о незаконном использовании товарного знака к звукозаписывающей студии группы Aqua, которая выпустила одноименный сингл Barbie girl. Суды признали песню пародией, а использование товарного знака подпадающим как под номинативное использование, так и под Первую поправку к Конституции США.
Данный вид свободного использования — самый неоднозначный. Некоторые исследователи полагают, что в суде основанием для освобождения от ответственности является не сама пародия, а отсутствие вероятности смешения в связи с успешным пародированием товарного знака [5].
К тому же пародирование товарных знаков может являться нарушением в отношении известных товарных знаков, что мотивируется концепцией «размывания» товарного знака (dilution) [6]. Например, в деле Kraft Food Holdings, Inc. v. Helm, ответчик использовал на своем сайте обозначение VelVeeda, схожее с известным товарным знаком сыра Velveeta. На сайте размещались изображения сексуального характера, а также изображения употребления наркотиков. Такое использование товарного знака не является пародированием и было признано нарушающим исключительное право правообладателя в форме дискредитации оригинального товарного знака.
Рассмотренные выше виды свободного использования товарных знаков именно потому не являются нарушением исключительного права на товарный знак, что такое использование не может вызывать смешения товаров в глазах рядовых потребителей.
Примеры свободного использования товарных знаков в США дают почву для размышлений о том, в каких случаях российские суды могут признавать законным использование товарных знаков без согласия правообладателя.
В соответствии с российской судебной практикой допускается использование товарных знаков третьими лицами, если они применяются не в целях индивидуализации товаров, а в информационных и/или описательных целях. Однако единообразного мнения, что именно следует понимать под использованием в информационных и описательных целях, пока не существует.
Так, изображения товарных знаков на упаковке для описания свойств товаров признается нарушением исключительного права на товарный знак. Например, использование на упаковке бургеров выражения «С ПЫЛУ, С ЖАРУ»6 было признано нарушением исключительного права, несмотря на то что, согласно доводам ответчика, товарный знак истца был выполнен мелким шрифтом и расположен на боковой упаковке товара ответчика, а также размещены другие товарные знаки ответчика «Макдоналдс», «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ», «БИГ ТЕЙСТИ», стилизованная буква «М», очевидным образом индивидуализирующие правообладателя, что свидетельствовало, по мнению ответчика, об использовании товарного знака истца не в целях индивидуализации товара, а в целях описания его свойств. Однако данная правовая позиция не была поддержана Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ.
Также выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» на упаковке зубной пасты было признано незаконным использованием товарного знака «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Ответчик пытался доказать, что выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» в русском языке имеет значение «крепкое здоровье». Суд по интеллектуальным правам не принял позицию ответчика и постановил7: «Вывод об описательном характере спорного обозначения не имеет правового значения для разрешения настоящего спора». Аналогичный вывод был установлен в деле об использовании в описательных целях выражения «НЯМ-НЯМ» на упаковке паштетов8.
Данные примеры свидетельствовали об отсутствии у ответчиков намерения использовать товарные знаки в целях индивидуализации своих товаров. Но суды установили, что цель нанесения тех или иных слов/выражений на упаковку не имеет правового значения. В приведённых спорах для установления нарушений исключительного права на товарный знак судам было достаточно установить: 1) нанесение товарного знака истца на упаковку (т.е. установить использование), 2) тождество или сходство обозначений до степени смешения; 3) однородность товаров.
Вместе с тем, по нашему мнению, суды помимо указанных выше критериев должны исследовать «возникает ли вероятность смешения при использовании товарного знака», что соответствует п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а соответственно устанавливать имеется ли ассоциативная связь между используемым выражением и правообладателем товарного знака.
Свободное использование товарного знака в информационных и описательных целях на упаковках товаров не допускается. Единственным решением для ответчиков остается признание такого товарного знака недействительным в связи с отсутствием различительной способности обозначения, что возможно сделать только путем обращения в Роспатент (Палату по патентным спорам) в отдельном производстве. Согласно абзацу 2 п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» до аннулирования товарного знака в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, правообладателю не может быть отказано в его защите. Соответственно, с учетом указанных правовых позиций использование товарного знака на упаковках товаров без согласия правообладателя в информационных и описательных целях недопустимо до признания товарного знака недействительным в порядке, установленном законом.
Свободное использование товарного знака возможно при его использовании иным способом, чем на упаковке товара.
В Постановлении по делу № А40-128923/2015 Суд по интеллектуальным правам постановил, что «не является использованием товарного знака упоминание слова, хотя и зарегистрированного в качестве товарного знака, но употребляемого в статьях в описательных или информационных целях»9. В данном деле Суд по интеллектуальным правам признал, что не является нарушением размещение фирменного наименования и товарного знака в статье на сайте, не связанной с осуществлением коммерческой деятельности и предложением к продаже товаров и услуг.
Позиция о свободном использовании товарных знаков в описательных или информационных целях без цели индивидуализации товара была отражена в ряде других судебных актов по следующим товарным знакам:
"Дискатор«10 размещенный в интервью генерального директора на сайте ответчика, в котором слово «дискатор» дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы. В деле по этому товарному знаку Высший арбитражный суд РФ сформулировал позицию, что «словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием [товарного] знака».
"Изосайдинг"11, использованный в статье как общеупотребимое название декоративных облицовочных панелей.
"Флюкостат"12 ─ в сравнительной рекламе, наравне с препаратом Ответчика.
"ЖелДорЭкспедиция«13 ─ в статье, связанной с пропажей груза ответчика, воспользовавшегося услугами истца.
«FESTIVAL gallery» и "Галерея ФЕСТИВАЛЬ"114 ─ на сайтах для указания в информационных целях контактных данных лица, нарушающего исключительное право на товарный знак.
"Палочки оближешь"15 ─ в рекламном сообщении на телевидении только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара без цели индивидуализации товара.
"МадамМУ"16 ─ при использовании словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет.
Отсюда можно сделать вывод, что российские суды признают свободное использование товарного знака без согласия правообладателя в двух случаях: использование без целей индивидуализации в общеупотребительном значении слова при условии, что такое обозначение не нанесено на упаковку товара (отсутствуют доказательства маркировки продукции ответчиком), а также при номинативном использовании товарных знаков третьими лицами. Номинативное использование товарного знака не является нарушением именно потому, что в нем нет самого факта использования товарного знака по п. 2-3 ст. 1484 ГК РФ.
По мнению М.А. Кольздорф [7], суды признают вышеописанные случаи использования товарных знаков правомерными исходя из толкования понятия товарного знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и способов его использования (ст. 1484 ГК РФ). По смыслу указанных положений закона размещение товарного знака для информационных целей не является использованием товарного знака.
Представляется, что до устранения законодательного пробела подходы к свободному использованию товарных знаков могут развиваться именно через системное толкование п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Суды должны при оценке наличия нарушения устанавливать — используется ли обозначение в целях индивидуализации товаров и (или) услуг, то есть имеется ли факт использования товарного знака, а не слова/выражения в общепринятом значении, действует ли ответчик добросовестно, влияет ли использование обозначения на возможность смешения товаров и (или) услуг на рынке.
1That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin // URL:https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1115
2Законодательный подход был инкорпорирован из общего права. См. дело William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924) // URL:https://supreme.justia.com/cases/federal/us/265/526/case.html
3“The defense is available only in actions involving descriptive terms and only when the term is used in its descriptive sense rather than its trademark sense.”// URL: https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.html
4New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) // URL: https://www.law.berkeley.edu/files/New_Kids_on_the_Block_v_News_America.pdf
5См. дело Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc // URL: http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1260576.html.
6Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/11.
7Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 по делу N А40-183877/2015.
8Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2017 по делу N А11-11283/2015.
9Постановление суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.
10Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. по делу № А45-15761/2008.
11Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 по делу № А32-7400/2013.
12Определение ВАС РФ от 27 февраля 2012 № ВАС-17774/11 по делу № А40-108056/10-19-956.
13Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.
14Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2015 г. по делу № А40-139596/2013.
15Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № А40-47872/2015.
16Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-164436/2012.