The dual nature of some objects of intellectual property rights (in Russian)

01 September 2021
"Intellectual Property. Industrial Property" Magazine №9, September 2021

В настоящее время под интеллектуальной собственностью понимаются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Закрытый перечень объектов права интеллектуальной собственности установлен в п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Объекты, не вошедшие в него, не охраняются теми средствами, которые существуют для права интеллектуальной собственности. Каждый объект имеет существенные особенности возникновения, осуществления, содержания исключительного права, распоряжения им, правовой режим охраны.

Вместе с тем возможно и пересечение границ различных сегментов права интеллектуальной собственности. Один и тот же предмет может получать защиту одновременно в рамках нескольких правовых режимов. Так, например, логотип является объектом авторского права. При этом он же может быть зарегистрирован также в качестве изобразительного товарного знака. Дизайн, внешний вид объекта может охраняться патентом на промышленный образец, регистрацией объемного товарного знака, а также авторским правом. Подобное пересечение границ исключительных прав порождает значительное число вопросов.

Как отмечает Л.А. Новоселова, для исключительных прав актуальна проблема, связанная с возможностью одновременной охраны одного и того же результата интеллектуальной деятельности с использованием различных правовых моделей. Так, форма изделия может охраняться в качестве объекта авторского права и как промышленный образец, и как товарный знак.

Законодательство допускает пересечение нескольких правовых режимов. Различные субъекты вправе получить права в отношении одного и того же объекта, но с определенными ограничениями. Согласно п. 9 ст. 1483 ГК РФ правообладатель произведения науки или литературы, его персонажа, произведения искусства или его фрагмента может дать свое согласие иному лицу на регистрацию сходного с подобными объектами обозначения в качестве товарного знака. В таком случае может получиться ситуация, когда авторское право на рисунок или изображение принадлежит одному лицу, а на сходный товарный знак – другому. В соответствии с п. 5 ст. 1352 ГК РФ правообладатели авторских прав на указанные выше объекты могут дать свое согласие также на регистрацию идентичного промышленного образца.

Двойственность правовой природы ряда объектов права интеллектуальной собственности подтверждается и доктриной: «Промышленный образец имеет двойственную природу: это объект авторского права в сфере дизайна, который подпадает под действие норм патентного права». Как отмечают С.Ю. Фабричный и О.А. Рузакова, не нужно забывать, что временная охрана промышленных образцов не исключает охрану авторским правом и товарными знаками, прежде всего объемными, цветовыми и др.

Возможность защиты объекта при помощи нескольких правовых режимов представляется выгодным для правообладателя. Таким образом, у него существуют различные варианты защиты объекта в случае, когда этот объект используется третьими лицами без согласия правообладателя. Если правообладатель не сможет реализовать один из способов, он сможет применить второй.

Однако у данного свойства вышеуказанных объектов есть и обратная сторона, которая порождает на практике правовую неопределенность. Например, срок охраны патента на промышленный образец истек, следовательно, в соответствии со ст. 1364, промышленный образец должен перейти в общественное достояние, при этом его сможет свободно использовать любое лицо. Однако у патентообладателя такого промышленного образца еще действует исключительно право на произведение дизайна, которое имеет более продолжительный срок охраны. В таком случае есть вероятность предъявления к третьему лицу, решившему использовать промышленный образец в соответствии с положениями ст. 1364 ГК РФ, иска со стороны правообладателя о нарушении исключительного права на произведение дизайна.

Рассмотрим судебную практику. Согласно п. 74 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса»1, если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же одновременно с нарушением исключительного права на использование промышленного образца нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ), защиту вправе осуществлять как обладатель авторского права, так и патентообладатель способами, предусмотренными для защиты соответствующих прав (статьи 1252, 1301, параграф 8 главы 72 ГК РФ).

Согласно абз. 2 вышеуказанного пункта, если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным.

Изложенные в вышеуказанном пункте разъяснения применяются и в случае, если объект авторского права также зарегистрирован в качестве товарного знака.

Ранее аналогичное положение было закреплено в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»2.

Также стоит обратить внимание на дело № А76-12136/2014. Истец являлся производителем мебельной фурнитуры. Им был разработан уникальный дизайн мебельных опор. Через некоторое время аналогичные изделия начал производить ответчик. Изначально в иске было отказано. Суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что дизайн мебельных опор может охраняться лишь в качестве промышленного образца, но не как объект авторского права. Истцом не было представлено доказательств государственной регистрации мебельных опор в качестве промышленных образцов, полезных моделей или изобретения и выдачи патента на основании этой регистрации. Таким образом, у истца не возникло исключительного права на промышленный образец – мебельные регулируемые опоры – и прав на защиту авторского права на дизайн. Однако Суд по интеллектуальным правам не согласился с мнением судов нижестоящих инстанций и удовлетворил требования истца. Был сделан вывод о наличии у истца исключительного права на произведение дизайна, а также о незаконном использовании ответчиком разработанного истцом дизайна путем его воспроизведения, распространения и переработки. Суд также постановил, что выбор способа защиты своих прав является «прерогативой правообладателя».

В деле № А08-3407/2016 индивидуальный предприниматель продавал объемные фигурки (кукол) персонажей анимационного сериала «Барбоскины» в пластиковой упаковке с вложенной в нее полиграфической карточкой с изображением семи персонажей вышеупомянутого анимационного сериала. Истец – компания «Студия анимационного кино «Мельница»» – предъявил к предпринимателю иск о нарушении исключительных прав на семь товарных знаков, представляющих собой изображения персонажей сериала «Барбоскины», а также на произведения изобразительного искусства – рисунки «Мама», «Малыш», «Роза», «Лиза», «Папа» (изображения тех же самых персонажей). Суды трех инстанций признали иск подлежащим удовлетворению.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что ряд объектов права интеллектуальной собственности действительно может иметь двойственную правовую природу. Данное свойство не запрещается законодательством, подтверждается судебной практикой и имеет как положительные, так и отрицательные стороны.


1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130696/ (дата обращения: 17.07.2021)
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1690777/ (дата обращения: 17.07.2021)