The Company Charges Twice the Cost of the Right of Use. How to Prove the Amount of Claims (in Russian)

03 June 2022
Nikita Ayrapetov
Associate
Elizaveta Gromova
Legal Trainee
"Arbitrazh Practice" Magazine №6, June 2022

В спорах о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности правообладатели вправе заявить требование о выплате компенсации. Одним из ключевых вопросов является расчет взыскиваемой суммы. В зависимости от наличия определенных доказательств или обстоятельств дела правообладатель вправе самостоятельно выбрать подходящий ему способ расчета компенсации.

Компенсация может рассчитываться:

  • в твердой сумме — от 10 тыс. до 5 млн руб.;
  • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из суммы, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Последний из перечисленных способов может быть наиболее выгоден истцу, но он сложен в доказывании, поскольку требует обоснования цены, исходя из которой была рассчитана сумма исковых требований.

Рассмотрим, как правообладателю подтвердить правомерность расчета компенсации.

Сослаться на аналогичные лицензионные договоры

Правообладатель обязан обосновать взыскиваемую сумму компенсации документами, которые подтверждают стоимость права использования именно тем способом, который применял нарушитель1.

Согласно сложившейся судебной практике при определении компенсации, взыскиваемой в размере двойной стоимости права использования, в первую очередь учитываются условия лицензионных договоров, которые правообладатель заключал ранее, и их отношение к обстоятельствам допущенного нарушения2.

Суд вправе снизить размер взыскиваемой компенсации3. При этом определение судом суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не может рассматриваться как снижение размера компенсации, если эта сумма основана на установленной судом стоимости права, которая оказалась меньше заявленной истцом4.

Для расчета следует использовать лицензионные договоры на тот же или аналогичный объект интеллектуальных прав и руководствоваться неисключительными лицензиями5. Вместе с тем в судебной практике встречаются случаи, когда суд учитывал договоры на предоставление исключительной лицензии, но с поправкой на разницу в стоимости исключительного и неисключительного использования6.

Следует учитывать, что заключение лицензионного договора с аффилированным лицом может поставить под сомнение такое доказательство, поскольку возникает вопрос о влиянии факта аффилированности на установленный в договоре размер лицензионного вознаграждения. В таком случае правообладателю необходимо подтвердить соответствие определенной в договоре цены неисключительной лицензии рыночным ценам7.

Если правообладатель ранее не выдавал лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности, то суд может отказать в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации даже при доказанности факта нарушения8.

С полной версией статьи можно ознакомиться на сайте журнала Арбитражная практика (июнь 2022).


1абз. 5 п. 61 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»
2постановления СИП от 21.10.2020 по делу № А75-18112/2019, от 14.03.2019 по делу № А70-9233/2016, от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013, от 24.05.2017 по делу № А46-12028/2016, от 14.01.2022 по делу № А54-3645/2016
3постановление КС от 24.07.2020 № 40-П
4постановление СИП от 04.12.2019 по делу № А13-11517/2018
5постановления СИП от 25.10.2018 по делу № А43-7247/2016, от 24.05.2018 по делу № А40-208600/2016, от 24.04.2018 по делу № А75-9720/2017
6постановление СИП от 21.06.2018 по делу № А54-3645/2016
7постановления 3ААС от 20.07.2018 по делу № А33-28024/2017, СИП от 24.05.2017 по делу № А45-20577/2015, от 21.06.2018 по делу № А54-3645/2016
8постановление СИП от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013