Leading the Way in Russian Law
 


NEWS

more news

LEGAL UPDATES

more legal updates

EVENTS

more events

RECENT DEALS

Advising major Chinese car manufacturer in connection with the transaction for purchase of certain real property for enhancing the car retail outlet network in Moscow region
more recent deals



RSS  RSS Feed to Articles

NEWS & PRESS RELEASES  |  ARTICLES  |  BOOKS  |  LEGAL UPDATES  |  MEDIA ROOM  |  RSS FEEDS  |  SUBSCRIBE


Конкурент скопировал дизайн товара. Как защититься с помощью концепции фирменного стиля


Какие способы защиты дизайна товара наиболее эффективны
Что должен доказать правообладатель, заявляя о нарушении прав на фирменный стиль
Какая стратегия поможет взыскать максимальную компенсацию за копирование товара


Представим ситуацию: производитель обнаружил товары, внешне похожие на его продукцию. Конкурент скопировал внешний вид товара: цветовую гамму, форму упаковки, расположение информационных элементов на этикетке.

Как производителю эффективно защитить свои интересы?

До 2016 года, когда производители сталкивались с копированием дизайна своих товаров конкурентами, единственным выходом для них была комплексная защита своих прав с помощью товарного знака (помещаемого на упаковку или товарного знака в форме упаковки), промышленного образца (форма упаковки), дизайна этикетки.

Ранее антимонопольный закон запрещал недобросовестную конкуренцию путем продажи, обмена или иного введения в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ, услуг (абз. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ в ред. до 05.10.2015, далее – Закон № 135-ФЗ).

Однако защита от недобросовестной конкуренции значительно усложнялась в ситуации, когда у производителя отсутствовали зарегистрированные товарные знаки или промышленные образцы, либо конкурент искусно обходил объем их охраны (за счет изменения названия продукции или ключевых элементов оформления), но при этом копировал неохраняемые, но узнаваемые элементы бренда (например, фирменный стиль, расположение элементов оформления, концепция и дизайн этикетки).

Единственным выходом в такой ситуации становилась защита дизайна упаковок как объекта авторского права и установление факта незаконной переработки (абз. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) такого дизайна без согласия правообладателя.

В частности, УФАС по Свердловской области в решении от 19.10.2011 по делу № 142А (хлебобулочные изделия «СМАК») установило:

«ОАО «СМАК» и ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» осуществляют деятельность на рынке производства и реализации хлебобулочных изделий на территории Свердловской области, являются конкурентами на данном рынке, эффективно ограничивая своими самостоятельными действиями возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.
ОАО «СМАК» является обладателем исключительных прав на дизайн упаковок.

В результате сравнения спорных упаковок Комиссия Свердловского УФАС России пришла к выводу о том, что сходность до степени смешения существует в упаковках хлебобулочных изделий ответчика - ЕМУП «Екатеринбургский Хлебокомбинат»: «Крендель с ореховой начинкой», «Рулет маковый», «Ватрушка домашняя с картошкой» (данный вывод впоследствии подтвердил ВС РФ в определении от 11.02.2013 по делу № А60 1598/2012).

Аналогичные выводы содержит решение УФАС по Сахалинской области от 29.11.2011 по делу № 08 20/2011 (этикетка минеральной воды «Корсаковская»):

«Заявитель является обладателем исключительных авторских прав на дизайн спорной этикетки на основании заключенных с ООО «Охта» договоров от 18.09.2007 № 5532, от 20.03.2008 № 5988, от 20.05.2008 № 6158. Предметом указанных договоров является, в том числе и дизайн этикетки воды «Корсаковская».

Согласно пункту 7.4 указанных договоров за Заказчиком сохранено авторское право использования дизайн-клише.

В соответствии с частью 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее - ГК), для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Исходя из анализа спорных этикеток можно сделать вывод о том, что ООО «Вода «Нагиефф» произведена переработка этикетки Заявителя.

Согласно подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и т.п.). Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1259 ГК производное произведение - произведение, представляющее собой переработку другого произведения.

Таким образом, при создании производного произведения принципиальное значение имеет общий образ переработанного произведения и его сходство с первоначальным (исходным) произведением (в данном случае - этикетка).
Право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК) либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК).

Исходя из представленных Заявителем и ООО «Вода «Нагиефф» документов, факты, предусмотренные вышеуказанными статьями, отсутствуют.

Реализация ООО «Вода «Нагиефф» минеральной воды «Корсаковская целебная» с этикеткой схожей до степени смешения с этикеткой минеральной воды «Корсаковская», производимой и реализуемой Заявителем, вводит потребителей в заблуждение в отношении ее производителя» (данный вывод впоследствии был подтвержден постановлением 5ААС от 03.07.2012 по делу № А59-319/2012).

Однако в таких делах заявителю, помимо доказательств ведения предпринимательской деятельности и конкурентных отношений с потенциальным нарушителем, приходилось доказывать наличие авторских прав (т.е. восстанавливать цепочку документов, подтверждающих создание объекта авторских прав и переход к заявителю прав на него) и незаконной переработки. Для этого подчас требовались заключения компетентных специалистов (искусствоведов, лингвистов) и социологов.

Дополнительная сложность этого подхода заключалась в том, что антимонопольные органы в целом неохотно занимались анализом подобных дел, ссылаясь на то, что такого рода споры должны рассматриваться в рамках искового производства.

Такой вывод сделало Ростовское УФАС России в решении от 11.01.2016 по делу № 1478/04:

«Комиссия Ростовского УФАС России пришла к выводу о том, что спор, связанный с переработкой произведения искусства (упаковка товара) является гражданско-правовым спором, связанным с авторским правом, рассмотрение которого не относится к компетенции антимонопольного органа».

Фирменный стиль не обязательно регистрировать, чтобы получить защиту

До последнего времени самостоятельной правовой защиты у фирменного стиля не было. Такая возможность стала доступна только с вступлением в силу «Четвертого антимонопольного пакета» - Федерального закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон дополнили гл. 2.1, которая закрепила новые составы недобросовестной конкуренции.

Теперь недобросовестной конкуренцией можно признать копирование или имитацию внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар (ч. 2 ст. 14.6 Закона № 135-ФЗ).

При подаче заявления о нарушении прав на фирменный стиль правообладатель обязан доказать:

1.    Свои права на фирменный стиль, в том числе, что такой фирменный стиль:

- обладает либо приобрел различительную способность;
- не является функциональным;

2.    Приоритет использования фирменного стиля;

3.    Использование ответчиком фирменного стиля с целью ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров (услуг).

Регистрация фирменного стиля не обязательна, в то же время его отдельные элементы могут быть зарегистрированы.

В настоящий момент имеется положительная практика о признании актом недобросовестной конкуренции введения в оборот товара, воспроизводящего или имитирующего фирменный стиль.

Показательным в данном случае является решение Амурского УФАС России от 23.12.2016 по делу № А-14.6/27-2016 (Холодный чай «Айси Ягода»):

«…факт заказа заявителем для собственных нужд дизайна этикеток серии «Айси» у <…>, а также использование данного дизайна в своей деятельности по производству и продаже безалкогольных напитков в период 2009-2013 года при отсутствии возражений <…> подтвержден имеющимися в деле доказательствами. В последующем заявителем права на указанный дизайн этикеток приобретены у <…> 18.01.2016, ранее ввода в гражданский оборот продукции ответчика со спорными этикетками».

В данном решении антимонопольный орган подтвердил, что защита фирменного стиля упрощает процесс доказывания, поскольку не требует от производителя предоставлять документы, доказывающие переход и наличие у него исключительного права на дизайн.

В то же время, это не освобождает производителя от проведения экспертиз и социологических опросов, доказывания приоритета ввода товара в гражданский оборот.

Представляется недопустимым отказ в защите нарушенных прав производителя на том основании, что ни один из элементов фирменного стиля не зарегистрирован в качестве товарного знака, либо промышленного образца. При этом в случае использования не фирменного стиля в целом, а товарного знака, имеет место нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.6 Закона № 135-ФЗ.

Как указано, в решении Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции от 26.07.2016 по делу № 1-14-140/00-08-15 (дело «МТС -  тариф «Свободный»):

«Имитация внешнего вида товара конкурента (фирменного стиля в целом), если при этом используются некоторые элементы, присутствующие в товарном знаке конкурента, должны быть квалифицированы по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции».

Фирменный стиль обладает индивидуализирующими признаками, поскольку основной целью является выделить товар среди товаров конкурентов. Между тем, ГК РФ не закрепляет фирменный стиль в качестве средства индивидуализации. Это вызывает трудности, когда правообладатель, получивший решение антимонопольного органа, обращается в суд с требованием компенсировать вред, нанесенный такой недобросовестной конкуренцией.

Дизайн целесообразно защищать и  как объект авторского права, и как фирменный стиль

В определенных случаях правообладателю рекомендуется совмещать защиту дизайна как объекта авторского права с защитой фирменного стиля.

Главное преимущество такой тактики защиты состоит в том, что нарушение не только удается эффективно пресечь (за счет широкого объема охраны фирменного стиля и отсутствия необходимости доказывать авторские права), но и взыскать значительную компенсацию в рамках последующего судебного разбирательства. Такая возможность прямо предусмотрена ст. 1301 ГК РФ для объектов авторского права. При нарушении фирменного стиля применяется значительно более сложная для доказывания конструкция убытков.

В этом случае имеет смысл совместить в одном заявлении требования о нарушении следующих норм:

1) недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности (ст. 14.5 Закона № 135-ФЗ);
2) недобросовестная конкуренция в связи с использованием средств индивидуализации (ч. 1 ст. 14.6 Закона № 135-ФЗ);
3) копирование или имитация внешнего вида товара, упаковки, этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (ч. 2 ст. 14.6 Закона № 135-ФЗ).

Такой подход позволяет перейти от взыскания убытков к взысканию компенсации, либо комбинировать их, а также потенциально охватить иные группы товаров, копирующих фирменный стиль производителя.

Самостоятельность нарушений результата интеллектуальной деятельности (дизайна) и фирменного стиля наглядно иллюстрирует следующая сравнительная таблица:

ДИЗАЙН

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Результат интеллектуальной деятельности (объект авторского права)

Не является результатом интеллектуальной деятельности, средством индивидуализации

Художественный характер

Индивидуализирующий характер

Не требует регистрации (п. 4 ст. 1259 ГК РФ)

Отдельные элементы могут требовать регистрации (например, если они защищены товарным знаком, ст. 1480 ГК РФ)

Срок охраны составляет 70 лет после смерти автора

Охраняется по мере интенсивного использования производителем; потенциально бессрочно

Двухмерный объект (изображение этикетки)

Трехмерный объект

Правообладатель вправе взыскать убытки (ч. 3 ст. 37 Закона № 135-ФЗ) и компенсацию (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)

Правообладатель вправе взыскать только убытки (ч. 3 ст. 37 Закона № 135-ФЗ)

Административный регламент по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации не содержит прямого запрета на признание действий недобросовестной конкуренцией одновременно по двум основаниям (статьям).

Согласно п. 3.147 регламента решение должно содержать выводы о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях (бездействии) ответчика по делу.

Установление нарушения по двум основаниям не повлечет двойной ответственности конкурента. Признание таких действий недобросовестной конкуренцией приведет в первую очередь к вынесению предписания антимонопольной службой о прекращении нарушения.

Так, в одном деле производителю удалось доказать, что конкурент незаконно использует как фирменный стиль упаковки, так и дизайн.

Для этого наравне с доказательствами известности фирменного стиля (социологический опрос) производитель представил правоустанавливающие документы, подтверждающие возникновение прав на дизайн этикетки. Также была проведена искусствоведческая экспертиза для целей выявления переработки дизайна конкурентом производителя.

Исследовав представленные доказательства, комиссия Курского УФАС России установила акт недобросовестной конкуренции, выразившийся в незаконном использовании результата интеллектуальной деятельности (дизайна), а также копировании фирменного стиля товара производителя (решение от 06.02.2017 по делу № 03-05/47-2016).

Такой подход позволил производителю охватить более широкий перечень товаров конкурента, для которых также незаконно использовался дизайн и фирменный стиль товара.

Таким образом, использование концепции фирменного стиля в сочетании с традиционными средствами защиты позволит правообладателю не только пресечь нарушение, но и взыскать с конкурента максимальную компенсацию.


back to Articles   |   print page



TOP M&A
Legal Advisor
in Russia


Recommended in
All Key Practice Areas


Recommended Firm
for Dispute Resolution
in Russia


Best Life Sciences
Practice in Russia


Best Life Sciences practice,
recommended in corporate 

and M&A, dispute resolution 
in Russia


The Most Visible
Russian Law Firm


Recommended in
Key Practice Areas

Open Partnership: 
an inside look